I. GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ

1.      İlkenin Tanımı, Kapsamı

Türk Marka hukukunda “ tescilde öncelik ve teklik” ilkesi geçerlidir. Yasa koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın varlığını önleyerek bir yandan önceki markaya yapılan yatırımı korurken diğer yandan da nihai alıcı olan tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetin kökeni konusunda yanıltılmalarını önleyerek korunmalarını amaçlamıştır. Öte yandan Türk Marka Hukukunda “ gerçek hak sahipliği ilkesi” de benimsenmiştir. Buna göre bir markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi, marka üzerinde gerçek hak sahibidir. [1]

Bilindiği üzere Türk marka hukukunda tescilde öncelik, teklik ve mülkilik ilkesi geçerlidir. Gerçek hak sahipliği ilkesi 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununun tescil ve mülkilik ilkesinin olumsuz sonuçlarını giderme amaçlı hükümlerinin doğal bir sonucudur. Gerçek hak sahipliği ilkesine göre bir işareti ilk defa oluşturan ve bir mal veya hizmetle bağlantılı olarak ilk defa kullanan kişi markanın sahibi olmaktadır. [2]

Bu ilke SMK m. 6/3’de düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir.

Gerçek hak sahipliği açısından Türk hukukundaki düzenlemelere bakarsak 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kalkan 551 sayılı eski Markalar Kanununda markayı seçen ve onu marka hukukuna özgü bir tarzda kullanarak tanıtan kişinin hakkını, o markayı her nasılsa önce tescil ettiren kişinin hakkının önüne geçirmiş ve  gerçek hak sahipliği, kullanma ilkesini benimsemiştir. Bu kural 551 sayılı Markalar Kanunun 15. Maddesinde “ilk kullanım hakkı, ilk tescil ettirenin hakkına üstündür.” Şeklinde ifade edilmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunun 15/2 maddesinde, “markayı fiilen” ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf ve meşhur hale getiren kişi, markayı önce tescil ettiren ve bu tescil sebebiyle kanun tarafından markanın sahibi kabul edilen kişiye karşı, markanın gerçek sahibinin kendisi olduğunu dava açarak kanıtlamak hakkını haiz bulunuyordu. Öncelik hakkına göre o markayı ilk ihdas eden kişi marka üzerinde hak elde etmiş sayılıyordu. Bu durumda olan kişi markayı önceden kendi adına tescil ettirmiş kişinin bu tescilini sildiriyordu.

Oysa 556 sayılı KHK gerçek hak sahipliği ilkesini terk ederek markaya sahiplik konusunda tescile mutlak sonuçlar bağlamış korumanın markanın ihdası ve kullanılmasıyla değil tescille elde edileceği ilkesini getirmiştir. (556 sayılı KHK m.7) Tescil edilmemiş markayı işaret olarak belirtmiştir.

Böylece 556 sayılı KHK’ya kadar markayı seçip kullanarak onu ihdas ve istimal eden  ve maruf-meşhur hale getiren kişiye marka üzerinde münhasır hak sahipliği tanımamış,  ilke olarak bu durumda olan kişilere markayı tescil ettiren kişiye karşı dava veya karşı dava şeklinde ileri sürmesi imkanını ona vermemiştir. 551 sayılı Kanunun 15. Maddesi de getirilen gerçek hak sahipliği ilkesini markayı tescil ettiren kişiye tanımıştır. [3]

Yargıtay 556 sayılı MarKHK döneminde vermiş olduğu LECCE PEN, DOLÇE VİTA gibi kararlarında markayı maruf ve meşhur kılanların hak sahipliğine değinerek gerçek hak sahipliği ilkesinden bahsetmiştir. [4]

SMK 6/3  maddesine göre markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya tescil için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bir işaret için hak elde edilmişse ve bu işaret sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyorsa tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine tescili talep edilen marka tescil edilemez.

İtiraza rağmen, tescil yapılmış ise önceye dayalı hak sahibi olan kişi, YİDK kararının iptali talebiyle dava açabileceği gibi tescil edilen marka aleyhine hükümsüzlük davası da açabilecektir.[5]

Görüldüğü üzere SMK m. 6/3’de düzenlenen gerçek hak sahipliği ilkesi tescille hak sahibi olan kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkı vermektedir. Bu husus da  gerçek hak sahipliğinin hükümsüzlük nedeni olduğunu göstermektedir.  Gerçek hak sahibi tescil prosedürü içerisinde markanın tesciline itiraz etmemiş olsa da hükümsüzlük davası açabilecektir.

Gerçek hak sahibi tescil prosedürü içinde itirazda bulunmamış ve yapılan tescile yönelik hükümsüzlük davası açmamış olsa dahi tescilli marka sahibi, önceki hak sahibini markayı önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez. Örneğin bir markayı uzun yıllar kullanmış olan birisi, bu markanın daha sonra başkası tarafından tescil talebine itirazda bulunmamış, marka tescil edildiğinde de hükümsüzlük davası açmamış olsa bile tescilli marka sahibi daha sonra önceki hak sahibine dava açarak onun markasını önceki kapsamıyla kullanmaktan men edemez.[6] Aynı şekilde uygulamada sık rastlandığı üzere, bir dünya markası, bir başkası tarafından Türkiye’de tescil edildiyse tanınmış marka sahibi bu markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir fakat hükümsüzlük davası açmamış olsa dahi tanınmış markayı taşıyan malların Türkiye’ye ne girişine ne de Türkiye’de satışına engel olabilir. Kaldı ki bu örnekte tanınmış markanın -Paris Sözleşmesi kapsamında ise- zaten SMK’nın kural olarak benimsediği tescil ilkesinin istisnası olduğunu söylemek isteriz. Yani tanınmış markanın SMK’nın da ötesinde taraf olduğumuz uluslararası düzenlemelerden doğan hakkına binaen, Türkiye’de tescili talep edilen bir başka markanın bu tanınmış marka ile ilişkisi TPMK tarafından resen incelenmek durumundadır. Fakat her nasılsa tescili halinde dahi, tescilli marka sahibi, tanınmış markanın, markasal kullanımına engel olamayacaktır. Bu durumda, tescilli marka sahibinin Türkiye’de tescilsiz tanınmış marka sahibine, salt tescilden doğan hakkına dayanarak haksız rekabet davası açması, dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacaktır.[7]

Burada marka tescilinin kurucu nitelikte mi bildirici nitelikte mi olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. Yargıtay’a göre marka tescili bazı hallerde “kurucu” bazı hallerde ise “ bildirici” etki gösterir. Tescil ile birlikte bir hakkında doğduğu hallerde tescilin “kurucu” etkisi, tescilden önce doğuş bir hakkın yada hukuki durumun tescili durumunda ise “bildirici” etki söz konusu olmaktadır. Dolayısı ile tescilin kurucu etkisinde tescilden önce bir hak mevcut değil iken bildirici etkide tescilden önce tescil dışında bir işlemle hak ortaya çıkmış olmakta ve tescil bu daha önceden ortaya çıkan hukuki durumu açıklamaktadır. [8]

Bu noktada şu hususa değinmekte fayda vardır:  Gerçek hak sahipliği, bir şirketin ticaret siciline kayıtlı esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanından bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Burada sınıf esası geçerlidir ki; eskiye dayalı bir kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hak hangi mal veya hizmetler için elde edildiyse sadece bunlar ve benzer sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilmeli diğer sınıflar yönünden ise hükümsüzlük talebi reddedilmelidir. Bu durumda hükümsüzlük davasını gören mahkeme tarafından yapacağı inceleme neticesinde geçmişte hangi sınıfta ve hangi mal veya hizmetlerde kullanıma bağlı hak elde edildiği araştırarak hükümsüzlüğü istenen markanın tescil belgesinde ilgili mal veya hizmetler bakımından bir ayıklama işlemi yapılmalıdır. Bu durumda örneğin bir şirketin ticaret siciline kayıtlı esas sözleşmesinde faaliyet alanı mağazacılık ve reklamcılık olarak yazıyor fakat fiiliyatta şirket reklamcılık alanında faaliyet gösteriyor ve gerçek hak sahibi olduğu markayı da bu alanda kullanıyorsa gerçek hak sahipliği yalnızca reklamcılık bakımından söz konusu olup olası dava sürecinde mahkeme yalnızca reklamcılık alanında söz konusu marka için hükümsüzlük kararı verecektir.[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2012/9694 E. 2013/9167 K. Sayılı ilamında bu hususa aynen şöyle değinmiştir:

“Mahkemece davalı şirketin ana sözleşmesindeki faaliyet kapsamında olduğu gerekçesiyle dava konusu markanın kapsadığı, 39.sınıftaki taşıt ve malları kurtarma hizmeti bakımından da hükümsüzlük kararı verilmiştir. Oysa, davacı şirketin ticaret ünvanının kılavuz sözcüğü, ‘’Albayrak’’ ibaresi olup, söz konusu hizmet sınıfı bakımından davacının ‘’venividi’’ ibaresi ile kurtarma hizmeti yaptığına ilişkin herhangi bir delil dosyaya ibraz edilmediği halde, dava konusu markanın 39.sınıftaki taşıt ve malları, kurtarma hizmetleri için de hükümsüz kılınması doğru görülmemiş, kararın bu bakımdan davalı yararına bozulması gerekmiştir.”

2. İlkenin Şartları

A- Başvuru ve Rüçhan Tarihinden Önce Hak Elde Edilmesi

Öncelikle Paris Sözleşmesine üyelik yoluyla elde edilen ve birlik ve sergi rüçhan haklarını ele almak ve ayırmak gerekir. Buna göre, bir işaret veya marka Paris Sözleşmesi uyarınca rüçhan hakkından yararlanıyorsa Türkiye’de henüz tescili olmamasına rağmen, rüçhan hakkını elde ettiği ülkedeki önceki tarihli tescili (rüçhan tarihi) sayesinde, diğer üye ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de  de önceliğe sahip olacaktır. Rüçhan hakkı, Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerden birinde marka başvurusu yapıldıktan itibaren 6 ay içinde sair üye ülkelerde ileri sürülebilir. [10]

Marka hukukundaki temel ilkelerden birisi olan öncelik ilkesinin sonucu olarak hangi marka önce tescil edilmişse veya hangi marka önce kullanılmışsa SMK’nın verdiği yetkiler çerçevesinde öncelik hakkından faydalanabilir. [11]

Marka başvurusundan veya rüçhan hakkından önce hak elde edilmesine ilişkin bu düzenleme mülga 556 sayılı MarKHK’dakinden daha iyi bir şekilde ifade edilmiş ve   KHK m. 8/3-b’de yer alan ve (a) bendinden farkı konusunda tereddüte yer açan “Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa” şeklindeki düzenleme madde metninden kaldırılmıştır. [12]

Tekinalp’e göre Paris Sözleşmesinin Birinci mükerrer 6. Maddesi kapsamında olan tanınmış markaları da bu başlık altında değerlendirmektedir. [13]

B- Ayniyet / Benzerlik / İltibas Tehlikesi

Burada söz konusu olan tescil edilmeden kullanılan bir marka yada ticarette kullanılan bir başka işarettir. Markanın dışında ticaret alanında kullanılan işaretler, ticaret ünvanı, işletme adı, alan adı (domain name) gibi işaretlerdir. [14]

Markalar arasındaki ayniyet (iktibas) ve benzerlik ilişkisinin varlığı hem mutlak red nedeni hem de nispi red nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutlak ret nedenlerinin sayıldığı m. 5/1-ç  ve nispi ret nedenlerinin sayıldığı 6. maddede ‘’aynı’’ veya ‘’ayırt edilemeyecek kadar benzer’’ ifadeleri kullanılmıştır. Dolayısıyla bu durumlar TPE tarafından hem resen hem de itiraz üzerine incelenmektedir.[15]

Bir markanın aynen kullanılması ‘’aynı’’ sınıfına girer ki markanın farklı renk ve yazı biçimlerinde kullanılması sonucu değiştirmez. İktibas daha çok ana unsurda değişiklik yapılmaksızın, ufak değişiklikler yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Aynı markanın tescili halinde söz konusu markalar arasında iltibasın varlığı mutlak olarak kabul edileceğinden ayrıca bu ihtimali aramaya gerek yoktur. [16]

‘’Benzer’’ kavramı ise, SMK’da açıkça tanımlanmamakla birlikte, işaretler arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil olmak üzere, karıştırılma ihtimali varsa o işaret diğerinin benzeridir. Diğer bir deyişle esas olan ‘’karıştırma ihtimali’’ dir. Yani, iltibas olgusu, benzerlik veya karıştırma ihtimali ile ortaya çıkar.

Genel anlamda iltibas ‘’bir şeyin aynen veya değiştirilerek kullanılması suretiyle karışıklık meydana getirmek ve asıl şeyin semerelerinde haksız olarak yararlanmaya çalışmak’’ olarak tanımlanabilir. Ayrıca başkasının, emtiası, iş mahsulleri, faaliyetleri, ticari işletmesi, ünvanı, marka, sinai model ve -tescil edilmesi önemli olmaksızın- işaretler üzerinde söz konusu olabilir.[17]

Ticaret alanında kullanılan tescilsiz sloganların da SMK m. 6/3 kapsamına girmesi mümkündür. Örneğin davalıya ait “Bize Her Yer Trabzon” marka tescilinin hükümsüzlüğünü talepli davada davacı derneğin slogan olarak kullandığı bu sözcüğün davacı kulüp ile özdeşleştiği, bu şekilde slogan ve markanın kullanıldığı ürünlerin uzun süredir satıldığı tespit edilerek söz konusu markalar hakkında mülga KHK 8/3 maddesi (SMK m. 6/3) anlamında davacının öncelik hakkında sahip olduğu gerekçesiyle davanın kabulüyle davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.[18] Bunun gibi ünlü isimlerin lakapları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Örneğin merhum ünlü Türk modacı Nur YERLİTAŞ’ın “Nurella” lakabıyla benzer “Nrinurella” marka tescil başvurusuna yapılan itirazın kabul edildiği TPMK kararının iptali davasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi davalının “nurella” ibaresini davacıdan önce kullandığı ve mülga KHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) kapsamında öncelik hakkının bulunduğunu kabul etmiştir. [19]

Burada 3. Kişi tarafından yapılan tescil başvurusundan evvelki kullanım ile işaret üzerinde kazanılan hak sadece kullanımın gerçekleştiği mal ve hizmete dairdir. Bu bakımdan SMK m. 6/3 kapsamında gerçek hak sahipliğinin ileri sürülmesi suretiyle tescili engellenebilecek mal ve hizmetler, önceki kullanım ile hak sahipliği kazanılan mal veya hizmetlerdir. Gerçek hak sahipliği kapsamındaki mal veya hizmetler ile tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin aynı olmasına gerek bulunmakta iltibas ihtimali yaratacak benzer mal veya hizmetlerde bu kapsama girmektedir. [20] Örneğin 2013 yılında bir domates çeşidi olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde tescil ettirilen ve o zamandan beri domates çeşit adı olarak kullanılan “TORRY” ibaresinin 2015 yılındaki tescilinin hükümsüzlüğünün talep edildiği bir davada, ilk derece mahkemesince söz konusu ibare üzerinde davacının gerçek hak sahibi olduğu tespit edilip davalı markasının 31. Sınıftaki “işlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar” bakımından hükümsüz kılınmasına karar verilmiş ancak Yargıtay 11. H.D. davalı markası kapsamında bulunan “ canlı ve kurutulmuş bitki ve otlar” yönünden iltibas ihtimalinin bulunduğunu dolayısı ile bu mallar yönünden de davacının önceye dayalı hakkının mevcut bulunduğunu tespit ederek davalı markasının sadece “işlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar” yönünden hükümsüz kılınmasını doğru bulmamıştır.[21]

C – Markanın Kullanılması

SMK m. 6/3 gereğince “ başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden itibaren önce tescilsiz bir maka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir.”

            Hükmün madde gerekçesine bakıldığında bu işaretin kullanılmasında markasal kullanım aranacaktır hükmüne yer verilerek önceki tarihli hak sahibi olabilmek için markasal kullanımı şart tuttuğu görülmüştür. Bu hüküm gereğince ticaret sırasında kullanılan işaretin markasal olarak kullanılması gerekmektedir.[22]

Hükmün madde gerekçesinden önce maddeye bakıldığında da maddede “ ticaret sırasında kullanılan bir işaret “ olarak markasal kullanımı aradığı görülecektir. SMK m. 6/3’de yer alan bu ifade haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunmayan bütün işaretleri kapsar. Buna göre tescilsiz marka, tescilsiz işletme adı, tescilsiz ticaret ünvanı gibi ticaret hayatında kullanılan ve haksız rekabet hükümleri dışında özel bir korumadan yararlanmayan işaretler ile alan adı gibi tescil edilmiş olsa bile özel bir korumadan yararlanmayan her türlü tanıtma işareti bu hüküm anlamında işaret sayılır.[23]

Konuyla ilgili 556 sayılı KHK döneminde Yargıtay tarafından verilen bir karara konu olan uyuşmazlıkta yabancı bir giyim markası olan MNG için Türkiye’de marka olarak tescil talebinde bulunulmuş ancak MNG Holding’in itirazı üzerine TPE tescil başvurusunu reddetmiştir. Bahse konu markanın tesciline itiraz eden MNG Holding, Türkiye’de bilinen ve bir çok alanda faaliyet gösteren bir grup şirketidir. Bu şirket grup şirketlerinin ünvanlarının başında MNG ibaresini tanıtıcı işaret olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda TPE giyim sektöründe tanınmış yabancı MNG markasının tescil talebini reddetmiştir. İtiraz üzerine açılan dava sonucunda verilen YHGK kararında, MNG Holding’in öncelikli ve üstün bir hakkı olmadığına karar verilmiştir. İtiraz hakkının geçerli olması için tescilsiz işaretin ticaret sırasında kullanılması gerekir. Ticaret sırasında kullanım ise marka hukukuna özgü kullanım gerektirir. Hatta ticaret sırasında kullanım, markanın tescili için yapılan başvurudan önce gerçekleşmelidir. Somut olayda MNG ibaresine ticaret ünvanı olarak kullanım dışında mülga KHK’nın 7/son (SMK m. 5/2) anlamında ayırt edici nitelik kazandırıldığı kanıtlanamadığından bahisle HGK, davalı unvanında yer alan işaretin mahiyetine göre davacı haklarını etkilemediğinin, davacıya ait markanın Paris Sözleşmesine taraf bir çok ülkede tescil ettirilmiş bulunduğunun anlaşılması nedeniyle mülga KHK’nın 3. Maddesi (SMK m. 3) Paris sözleşmesinin 4. Mükerrer 6. Maddesine göre markanın Türkiye’de tescil ettirilebileceğine karar vermiştir. [24]

SMK m. 6/3’te “ticaret sırasında kullanma” ile kastedilen budur. Fakat bazı durumlarda itiraza gerekçe olarak ileri sürülen işaret doğrudan markasal olarak kullanılmamasına karşın markasal etki doğurabilmektedir. Bu durum özellikle hizmet sektöründe ünvanın veya işletme adının kullanılmasına söz konusu olmaktadır. [25] Hizmet sunan işletmelerde ticaret ünvanı tüketici tarafından marka olarak algılanma ihtimali yüksektir.

SMK m. 6/3 kapsamında gerçek hak sahipliği iddiasında bulunabilmek için söz konusu işaretin Türkiye’de kullanılması ve Türkiye’de ayırt edicilik kazanması gerekmektedir.  Yani önceye dayalı hakkın Türkiye’deki kullanımdan dolayı olması gerekmektedir. Aksi takdirde SMK m. 6/3’e dayanılamayacaktır. Burada SMK m. 6/4 uyarınca tanınmış marka iddiasına da dayanılmadıkça, ülkesellik ilkesi gereğince Türkiye dışındaki kullanım sonucunda önceye dayalı ve üstün hak söz konusu olmayacaktır.[26]

SMK m. 6/3 kapsamında yapılan itirazın sahibinin Türkiye’de kullanımı bulunmasa da eğer markası tanınmış ise m. 6/4’ün yanı sıra söz konusu tescilin kötü niyetli olduğundan bahisle tescilinin engellenmesi mümkündür.  Örneğin Yargıtay tarafından onanan bir mahkeme kararında itiraz sahibine ait “Chemspec” ibaresinin fuarcılık alanında uzun zamandan beri kullanıldığı anlaşılsa da Türkiye’de kullanımı bulunmadığından 556 sayılı KHK  m. 8/3 (SMK m.6/3) koşullarının bulunmadığı tespit edilmiş ancak markanın tescilsiz olarak dünyadaki çeşitli ülkelerde belli bir yoğunluk ve yaygınlıkta kullanıldığı, sergi ve fuar organizasyonu hizmetleri açısından tanınmış olduğu kimyasal ürünler ile alakalı olarak sergiye katılarak bu konuda mallarının pazarlamak yeni pazarlar yaramak isteyen kişinin bu markayı bilebilecek durumda olduğu nitekim başvuru sahibi davacının başvurusundan önce davalı ile bu yönde anlaşma yaptığı tespit edilerek başvurunun reddine TÜRKPATENT kararının iptalini talep eden davacı başvurusunu kötü niyetle yapılmış olması gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. [27]

Bir başka kararda ise [28] “Mezzo-mix” ibaresinin Türkiyede davalıdan önce davacı tarafından kullanılıp tanıtıldığı, tescil ettirildiği veya tescilli olmasa bile ilgili sektörde herkes tarafından bilindiği hususları davacı tarafından ispat edilememiş ve bu nedenle davalı markalarının davacının “ mezzo-mix” ibaresi üzerindeki önceye dayalı hak, tanınmışlık ve markalar arasında iltibas gerekçeleri ile hükümsüz kılınması mümkün görülmemiş ise de davalının, davacının yurt dışında tescilli olan ve Almanyada yoğun bir biçimde kullandığı markanın birebir aynısını tescil ettirdiği, davalının tescil başvuru esnasında Frankfurt’da ikamet ettiği ve markayı kendi adına tescil ettirdikten sonra davacıya yolladığı marka hakkını satmaya çalıştığı ve hatta söz konusu markayı arap ülkelerine satmakla tehdit ettiği tespit edilerek söz konusu tescillerin kötü niyetle yapılması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

D- Ayırt Edicilik

SMK m. 6/3’ün uygulanabilmesi için markaya belli bir ayırt edicilik bir başka ifadeyle bilinirlik kazandırılması gerekmektedir. Zaten ayırt edicilik markanın da en önemli unsurudur. Keza markanın tanımı yapılırken, mal ve/veya hizmetleri birbirinden ayıran işaretler olduğu vurgulanmıştır. Markanın ayırt edicilik özelliği hem yasal hem fonksiyonel bir zorunluluktur. İşarete koruma getirebilmesi için bunların ticarette kullanılarak ayırt edicilik kazandırılması gerekir. Gerçekten bir işareti ilk kullanan ve ona ayırt edici nitelik kazandıran kişi onun hak sahibi olarak kabul edilir. [29]

Markanın ayırt edicilik unsuru SMK madde 4’te diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması olarak açıkça belirtilmiştir. Yine SMK madde 5’te 4. Madde kapsamında marka olamayacak işaretleri mutlak ret nedeni kapsamında belirtilmiştir.

Yasaman, ihtilafa konu marka önceleri tescilli olup yenilenmemesi sebebiyle tescilin düştüğü durumlarda söz konusu marka tescilsiz de olsa kullanılmaya devam edildiği sürece gerçek hak sahipliğinin marka üzerinde devam ettiğini belirtir. Yargıtayın da içtihatları bu doğrultudadır. [30]

Ayırt edici işaretlerin hukukça umursanması ve korunmasının en önemli gerekçesi, tüketicilere bilgi sağlamak yoluyla piyasanın verimliliğine hizmet etmeleri, özetle kamu yararına işlev görmeleridir. Bu gerekçe markaların tüketicilere bilinçli alım tercihlerini belirlemelerinde en kısa yoldan bilgi sağladığı gerçeğinin altını çizmektedir.[31]

Yargıtay “Çırağan” kararında da markanın ayırt edicilik unsuruna değinmiştir. İlgili karar aynen şöyledir:

“Söz konusu saray kalıntısı ve arsa için Maliye Hazinesi tarafından davacı şirket lehine 49 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmiş davacı saray kalıntısını restore edip yanındaki arsaya da beş yıldızlı otel inşa ederek tamamını “Çırağan Palace Hotel Kempinski” adı altında işletmektedir.

Bütün bu açıklamalardan “Çırağan” sözcüğünün “Çırağan Sarayı ile özdeşleşmiş bulunmasına ve Milli Emlak Müdürlüğünce verilen irtifak hakkına ilişkin protokolde irtifak konusu taşınmazın “Çırağan Sarayı” ve bitişiğindeki arsa olduğuna ve böylece “Çırağan” adının da davacı tarafından kullanılmak üzere devredildiğinin kabulünün gerekmesine Çırağan adı Çırağan Sarayının çağrıştırdığına göre bu sözcüğün öncelikli olarak kullanma hakkının sözleşme uyarınca davacıda olduğu kabul edilerek davalının 42. Sınıf mal ve hizmetler için tescil ettirdiği “Çırağan” markasının (170486 nolu) hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru olmamıştır.” [32]

Yargıtay’ın ayırt edicilik konusuna değindiği diğer kararı ise şu şekildedir:

“Dava, marka başvurusunun reddine dair TPMK YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davalı şirketin sunduğu, Türkiye’de satış yaptığına ilişkin 4 adet fatura ile davalının web sitesinin Türkiye’den ziyaretçi sayısı dikkate alınarak dava konusu marka üzerinde davalı şirketin 556 sayılı KHK 8/3 gereğince öncelikli hak sahibi olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

556 sayılı KHK m. 8/3 uyarınca marka başvurusundan önce başkasının markaya konu işareti veya karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzeri işareti başvuru konusu mal ve hizmetler yönünden ciddi surette kullanım ve bu kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandıracak ölçüde olması halinde gerçek hak sahipliği ilkesi uyarınca bu hakkı korunacak ise de, davalının, Türkiye’de bir firmaya satış yaptığına ilişkin ‘‘Starlock Push On Fastener’’ açıklamalı 2008 ve 2009 yılına ilişkin 1’er adet ve 2010 yılına ilişkin 2 adet olmak üzere sunduğu 4 adet düşük bedelli fatura, markanın ciddi surette kullanımı ve işarete ayırt edicilik kazandırılması için yeterli olmadığı gibi, davalının yurt dışındaki web sitesine Türkiye’den bir çok giriş yapılması da işaretin ülke içinde kullanımı ve işarete ayırt edicilik kazandırılması sayılamayacağı halde hatalı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmediğinden Dairemizin 20.05.2018 tarih, 2016/11361 E-2018/4006 K. sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkemece verilen kararın yukarıda açıklanan gerekçe ile davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”[33]

E – Marufiyet

Marufiyet ‘’İlk kullanma suretiyle marka hakkının doğumunu sağlayan ve bu nedenle 6/III de temel alınan bilinirlik, markanın üzerine konulduğu emtianın hitap ettiği alıcı kitlesi tarafından tanınmaya başlanmış olması, belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinmesi anlamındadır.”[34]

SMK m. 6/3 fıkrasına bakıldığında ilgili hükümde marufiyet yani bilinirlik şartının açıkça aranmadığı görülecektir. Bu sebepten ötürü SMK m.6/3 uygulamasında marufiyet şartının aranıp aranmayacağı tartışmalı bir husustur. Yargıtay bir çok kararında gerçek hak sahibini tanımlarken o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi olarak tanımlamıştır. [35] Ancak Yargıtay da bu konuda çeşitli kararlar verebilmektedir. Yargıtay 28 Mayıs 2002 tarihli Cyriliss kararında şu ifadelere yer vermiştir:[36]

“556 sayılı KHK’nın 8/III maddesi hükmün tescilli markaların yanı sıra tescil edilmemiş markaların korunmasına olanak sağladığı anılan maddenin markayı tescil ettirmeden kullanan kimseyi her şart ve halde korumayı amaçladığı burada 551 sayılı Markalar Kanunun 15/II maddesinde anılan “maruf hale getirme” şartını dahi gerekli görülmeden daha geniş bir koruma sağladığı, “Cyrillus” markasının Türkiye’de davacı adına kayıtlı değilse de, 1995’ten itibaren piyasada fiilen kullanılması ve TTK’nın 57/5. Maddesi uyarınca korunan bir ticaret unvanı teşkil etmesi sebebiyle sahibi davacıya koruma hakkı sağladığı…”

Doktrinde Karasu’da işaret üzerinde hak iddia edilebilmesi için işaretin tanınmış hale gelmesi gerekmediğini belirtmiştir. Ayrıca bu hüküm kapsamında itirazda bulunabilmek için ilgili piyasada belli seviyede bilinir olması gerekir. Özellikle sadece dar bir çevreyle sınırlı bir kullanım itiraz hakkı kazanmak için yeterli değildir. Aksinin kabulü işareti ilk olarak kullanan kişiye sonraki marka başvurusuna itiraz etme hakkı tanıma anlamına gelir ki bu kabul, marka korumasının tescil ile elde edilmesi ilkesine aykırılık oluşturacaktır. İşaretin kullanıldığı coğrafi sınırlar içerisindeki öneminin ve ekonomik boyutunun tespiti için kullanım süresi, yoğunluğu, işaretin ilgili çevrelerde bilinme oranı gibi hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir..[37]

Doktrinde Karahan ise marufiyet şartının maddenin kendisinde mündemiç olduğunu belirterek marufiyet şartının zımnen olduğunu belirtmiştir.[38]

Güneş ise maddenin lafzında “ticaret sırasında kullanma” deyimine yer verildiğini Yargıtay’ın da bu unsuru aradığını bunun anlamının işaretin marka işlevlerini görecek biçimde tüketicilerin bilgisine sunulmuş ve gerçekten üretimde, ticarette ve ilgili alanlarda kullanılmış olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de fiili kullanımı markaya ayırt edicilik kazandırıcı temel yöntemdir. Bu sayede marufiyet (bilinirlik) kazanabileceğini ifade etmiştir. [39]

 

 

KAYNAKÇA

ÇOLAK, U. (2014), Türk Marka Hukuku, İstanbul: Onikilevha Yayınları.

ERDİL, E.(2021), Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul :Vedat Kitapçılık.

GİRAY, R., KARA, E (2016)., Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliğinin Şartları, Fikri ve Haklar Dergisi, Legal Dergisi, Cilt 12, Sayı 45

GÜNEŞ, İ. , (2015), Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

GÜNEŞ, İ. (2020), Sinai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara: Adalet Yayınevi

KARA, E. (2015) , Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KARAHAN, S./SULUK, C./SARAÇ, T./NAL, T., (2011), Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları (Üçüncü Bölüm: Markalar – Bölüm yazarı, Karahan), Ankara: Seçkin Yayınları.

KARAHAN, S. (2004), Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, 2. Sayı.

KARAHAN, S. (2002) , Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Ankara: Seçkin Yayınları

KARASU, R. ,SULUK, C., NAL, T. (2021) , Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınları

KARAYALÇIN, Y., Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Ankara

MERDİVAN, F. , 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu – Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka), Ankara Barosu Dergisi, 2020, 1. Sayı.

TEKİNALP, Ü. (1997) , ‘’Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu’’ Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul

PEKDİNÇER, T., GİRAY, E., BAŞ, K., BÜYÜKKILIÇ, G., (2021), Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı Sinai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul :Oniki Levha Yayınları

YASAMAN, H./ AYOĞLU, T/ BİLGİN, F/KARTAL, D/YÜKSEL, S/ YASAMAN, Z (2021), Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi, Ankara : Seçkin Yayınları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. , 23.12.2015, E.2015/6134, K. 2015/13289.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 19.11.2003 , E. 20003/11-578, K. 2003/703 ( Lecce Pen Kararı).

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ,  06.07.1998, E. 1998/1734, K. 1998/5146 (DOLÇE VİTA Kararı).

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi., 19.04.2002, E. 2001/9903, K. 2002/3699.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 06.01.2014, E. 2013/9923, K. 2014/39, Bize Her Yer Trabzon Kararı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 07.10.2019, E. 2018/4684, K. 2019/6262, Nurella Kararı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 24.06.2020, E. 2019/5109, K. 2020/3171.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.02.2002, E. 200211-32, K. 2002/115.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 22.06.2020, E. 2019/157, K. 2020/3024 “Starlock Kararı”.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 04.11.2019, E. 2019/248, K. 2019/6787. “Chemspec Kararı” .

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 11.11.2019, E. 2018/5813, K. 2019/7065, “Mezzo- Mix Kararı”.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 22.03.2017, E. 2015/13640, K. 2017/1712.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.06.2000, E. 2000/2127, K. 2000/5561.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 22.06.2020, E. 2019/157, 2020/3024, Starlock Kararı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 23.12.2015, E.2015/6134, K. 2015/13289.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 28.05.2002, E. 2020/2411, K. 2002/5314, Cyriliss Kararı.

 

 

 

[1] Y. 11. HD. , 23.12.2015, E.2015/6134, K. 2015/13289: YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, Ankara, 2021, s.1011.

[2] MERDİVAN, F. , 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu – Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka), Ankara Barosu Dergisi, 2020, 1. sayı, s. 19-41.

[3] Y. HGK. , 19.11.2003 , E. 20003/11-578, K. 2003/703 ( Lecce Pen Kararı) : TEKİNALP, Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2002, s. 355 vd.

[4] Y. 11. HD. 06.07.1998, E. 1998/1734, K. 1998/5146 (DOLÇE VİTA Kararı), Y. 11. HD., 19.04.2002, E. 2001/9903, K. 2002/3699 : GÜNEŞ, İ. Sinai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara, 2020, s. 214.

[5] KARAHAN, S. (2004), Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, s,11-22.

[6] KARA, E. (2015) , Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

[7] KARAHAN, Marufiyet, s. 13.

[8] KARAYALÇIN, Y., Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C.8, sayı 2, s. 7 vd.

[9] ÇOLAK, U., Türk Marka Hukuku, İstanbul, 2014, s.286; Akdeniz, M. ,  Marka Hukukunda Tescil Engelleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2007, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s.319.

[10] GÜNEŞ, İ. , Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Ankara, 2015, s. 105.

[11] YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 3, s.2237.

[12] YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, s.1002.

[13] TEKİNALP, Ü.  , ‘’Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu’’ Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 1997, s.467.

[14] YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, s.1003

[15] KARAHAN, S., SULUK, C, SARAÇ, T., NAL, T., Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları (Üçüncü Bölüm:Markalar – Bölüm yazarı, Karahan), Ankara, 2011, s.153 vd.

[16] KARAHAN, S., Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları , Ankara, 2002, s. 91.

[17]GİRAY, R., KARA, E, Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliğinin Şartları,  Legal Yayınları, Fikri ve Sinai Haklar Dergisi Cilt 12, Sayı 45, 2016, s. 25 vd.

[18] Y. 11. HD., 06.01.2014, E. 2013/9923, K. 2014/39, Bize Her Yer Trabzon Kararı

[19] Y. 11 HD., 07.10.2019, E. 2018/4864, K. 2019/6262, Nurella Kararı

[20] YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, s.1010

[21] Y. 11. HD., 24.06.2020, E. 2019/5109, K. 2020/3171

[22] ERDİL, E. Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2021,  s.241.

[23] KARASU, R., SULUK, C. , NAL, T , Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara , 2020, s. 193.

[24] Y. HGK. , 27.02.2002, E. 2002/11-62, K. 2002/115 : YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, s.1005

[25]KARASU, R., SULUK, C. , NAL, T , Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara , 2020, s. 193

[26] Y. 11. HD., 22.06.2020, E. 2019/157, K. 2020/3024 “Starlock Kararı”

[27] Y. 11. HD., 04.11.2019, E. 2019/248, K. 2019/6787. “Chemspec Kararı”

[28] Y. 11. HD., 11.11.2019, E. 2018/5813, K. 2019/7065, “Mezzo- Mix Kararı”

[29] YASAMAN, H., AYOĞLU, T., BİLGİN, F, KARTAL, P., YÜKSEL, S., YASAMAN, Z. , Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2, s.1007

[30] Y. 11 . HD. , 22.03.2017, E. 2015/13640, K. 2017/1712

[31] GÜNEŞ, Önceye Dayalı Haklar, s. 26.

[32] Y. 11.  HD. , 25.06.2000, E. 2000/2127, K. 2000/5561

[33] Y. 11. HD, 22.06.2020, E. 2019/157, 2020/3024, Starlock Kararı : PEKDİNÇER, T., GİRAY, E., BAŞ, K., BÜYÜKKILIÇ, G., Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı Sinai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2021.

[34] KARA, Gerçek Hak Sahipliği, s. 121.

[35] Y. 11. H.D. , 23.12.2015, E.2015/6134, K. 2015/13289

[36] Y. 11. H.D. , 28.05.2002, E. 2020/2411, K. 2002/5314, Cyriliss Kararı

[37] KARASU, R., SULUK, C. , NAL, T , Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara , 2020, s. 193, 194.

[38]  KARAHAN, Marufiyet, s. 16

[39] GÜNEŞ, Önceye Dayalı Haklar, s. 106.